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分割時の客体的要件について、審査基準を見たりあちこち検索したりしてもしっくりこないところがあるので、書いてみます。

補正できるときに比べて、補正できないときの分割の客体的要件には、「分割出願の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項が、原出願の分割直前の明細書、特許請求の範囲又は図面に記載された事項の範囲内であること」(審査基準)が加重されています。

ですが、なぜ補正できないときに限り、「分割直前」の内容にまでさらに制限されているのか、根拠がよく分かりません。

補正できないからという理由だけでは実効的に意味がないように思いますし(出願するとまた出願当初の範囲ですぐ補正できるようになるはず)、50条の2が絡んでいるわけでもなさそうですし、特許庁が運用上加重しているということなのでしょうか(すなわち、査定時の分割だけ補正できる範囲が狭い?)

誤解釈のご指摘・根拠となる情報等があれば、是非教えて下さい。
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Comment
無題
未確認ですが、改正本にはなんとかいてありますかね??
ジョニー 2007/09/03(Mon)22:32:04 編集
Re:無題
改正本にも、特許庁の説明会資料にも要件加重について触れられていません。
一部のブログには「制限が付くので注意!」と書かれているところもあるにはあったのですが、「なぜ?」について触れられているところはありませんでした。

試験上は、ほどほどにさらっと流せるところなのかもしれませんが ^^;
2007/09/04 00:28
無題
「出願する」とまた「出願当初の範囲」で補正できるとしたときに、「出願」とはどの出願のことを指すのかを考えればよいと思います。

ななし 2007/09/05(Wed)13:20:18 編集
Re:無題
補正できない → 分割前後で内容の変化は起こらない → 「分割直前の範囲」=「分割直後の範囲」になる → 「分割直後」=「(分割出願の)出願当初」になる、という感じなのでしょうか。

「補正ができない」(17条の2第1項違反)というところの解釈が、最初の自分の解釈と重みが違うことが分かりました。結果として要件加重に見えますが、そもそも前提が違うと読む訳ですね。

とすると、こういう要件の書き方をせずに、いっそのこと「そっくり同じでしか分割しちゃダメ」とした方がわかりやすさだけは上ですね。

# きっと理解できたのだろう…と思っています。
2007/09/07 12:48
無題
すでにmr3さんの疑問は解消されたようですが、幾つか捕捉させていただきます。

1.分割出願は、原出願の一部を新たに出願したものです(44条1項柱書)。このため、分割出願に係る発明、更には分割出願の明細書等に記載された事項が、原出願の分割直前の明細書等に記載された事項の範囲内であることが必然的に要件となります。
当該要件は、分割時に原出願の明細書等を補正できるか否かとは関係なく、原則として要求されています。
ただし、原出願の明細書等を補正できるときには、原出願の手続補正をわざわざ別個に行わなくても済むように、原出願の明細書等を補正可能な最大の範囲である原出願の出願当初の明細書等の範囲内であればよいとされています。

2.原出願と分割出願は別個の出願であり、分割出願には、出願時の遡及効が認められるだけです。分割出願の明細書等を補正する際に、原出願の明細書等に記載された事項の範囲内であったとしても補正が必ずしも適法とは認められません。
 これは、先の出願に基づく優先権を主張した後の出願(41条1項柱書)を行ったときも、先の出願と後の出願は別個の出願であることと同様です。後の出願の明細書等を補正する際にも、先の出願の明細書等に記載された事項の範囲内であるからといって補正が必ずしも適法とは認められません。

捕捉は以上ですが、長文になったことについてはご容赦下さい。
私も受験生であり、mr3さんの疑問をきっかけに審査基準を見直して理解が深まりました。ありがとうございました。勝手ながら、今後も有用な情報を期待しております。

ななし 2007/09/07(Fri)18:48:08 編集
Re:無題
考え込んだ一番の原因は、
  出願当初:請求項(イ)/明細書等(イロ)
  拒絶査定:請求項(イ)/明細書等(イロ)
  分割出願:請求項(ロ)/明細書等(イロ)
という具体例を考えていたからで、
査定前に削除補正があるような例を考えると、解りやすかったです。
  出願当初:請求項(イ)/明細書等(イロハ)
  拒絶査定:請求項(イ)/明細書等(イロ)
  分割出願:請求項(ロ)/明細書等(イロ)
となって拒絶査定された場合には、
  ロ:分割できる。(分割直前の明細書に記載あり)
  ハ:分割できない。(分割直前の明細書に記載なし)
のということだと分かるとすんなり納得できました。

実務上、実施例を補正することがないに等しいので、最初の具体例をまず思い浮かべてしまった次第です。

>勝手ながら、今後も有用な情報を期待しております。

今日もゼミに行ってきましたが、できていないところ/よく分からないところならいっぱい流せそうな感じです。(苦笑)
その程度ですが、活用していただければ幸いです。m(__)m
2007/09/08 20:19
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